Наталья Владимирова: 25+ ответов на вопросы, о которых вы задумаетесь, когда будете защищать свои авторские права

Что такое интеллектуальная собственность и как ее защищать? Что нужно патентовать, а что — не стоит? Где действует авторское право и как долго? Как строить отношения с инвесторами, которые вкладывают в вашу авторскую программу? Как инвестору защиться от недобросовестных исполнителей? На эти и еще очень многие вопросы отвечает патентный поверенный.

В офисе Digital Future в конце ноября 2015 прошел мастер-класс управляющего партнера патентно-правовой фирмы PRIMA VERITAS Натальи Владимировой. Разговор (а это был именно разговор, а не заумное выступление лектора) шёл о защите интеллектуальной собственности в сфере ІТ. Делимся самыми важными и полезными тезисами с мастер-класса – в формате вопрос-ответ:

Начнем с краткого ликбеза

— Интеллектуальная собственность делится на промышленное право и авторское право.

У авторского права есть 3 привилегии:

1) Оно возникает с момента создания произведения: компьютерной программы, книги, картины и т.д. У вас сразу есть имущественные и неимущественные права (неимущественное право – это чтобы не порочили авторство).

2) Регистрировать его не обязательно. Но если хотите зарегистрировать, то нужно занести документы в Госслужбу интеллектуальной собственности, заплатить 59,75 грн и получить документ, подтверждающий авторское право. Оно, в свою очередь, будет действовать на территории всего мира на протяжении всей жизни автора и 70 лет после его смерти.

3) Действует на территории всего мира.

Само авторское свидетельство – это документ формата А4 с гербовой печатью, где написано, что вы – автор произведения, которое называется так-то. Я призываю уже на этапе придумывания названия для своего произведения использовать то, которое вы хотите нести в массы. Тогда в претензионных досудебных спорах вы сможете апеллировать к тому, что вы – автор программы, эскиза или дизайна, на основании авторского свидетельства с датой и номером.

Первое, что интересует, когда заговариваешь об авторском праве, это – что является объектом этого права, и как его защитить?

— Идею, саму по себе, нельзя запатентовать, и это прямо указано в законе. Если у вас есть идея игры или приложения, то чтобы ее защитить, ее нужно закодить. Если кто-то сделает игру по аналогии с Angry Birds, но только в ней стрелять будут не птичками, а рыбками или медвежатами, то это не будет нарушением авторских прав. Поскольку нельзя запатентовать идею игры, когда мы, бросая чем-то, разрушаем что-то.

— Как доказать свое авторство? Например, написан код. Как доказать, кто именно его написал?

— Вы несете на диске этот код в Госслужбу интеллектуальной собственности как в депозитарий. Там вы получите авторское свидетельство, которое, по сути, доказывает, что на эту дату вы принесли этот код. Если это алгоритм, который обязательно приводит к техническому результату, его можно запатентовать. Если это идея, что мы в свинок бросаем птичками – это, увы, не патентуется.

— А если действовать по аналогии с Google? Он регулярно публикует статьи обо всех своих разработках: дизайне, технических решениях и т.п. Это может служить средством защиты?

— Да, может. Это фактически фотожурнал с датами. Почему-то в Украине до сих пор не пришли к тому, чтобы нотариусы документально фиксировали это. В России нотариальное заверение страниц сайта возможно. Более того, в украинских судах применяют такие документы. Сейчас активно развивается услуга государственного предприятия «ІнтелЗахист» – заверение страницы сайта. Но пока прецедентов, чтобы такие заверения были приняты судом, в нашей практике не было. Хотя, несомненно, это намного удобнее, чем обращаться к российским нотариусам.

— Допустим, некто создал программу или приложение и выложил в интернет, например, в январе. А кто-то другой взял и зарегистрировал на себя патент в июле.

— Тут важна возможность доказательства страницей из интернета или нет. Осенью 2015, как я уже говорила, «ІнтелЗахист» начало предоставлять такую услугу как фиксация веб-страниц. Это очень важно и полезно. Они, как нотариусы, фиксируют, ставят свои гербовые печати, и это является доказательством того, что на тот момент, когда он это зафиксировал, это было на сайте. С этим документом можно идти в суд, где экспертизу проводит судебный эксперт.

— Можно ли использовать для доказательства приоритетности сервис, подтверждающий, что такого-то числа код был предоставлен? Это действует как юридический инструмент?

— Если вы выкладываете на App Store, то это является «обнародованием произведения», и будет видна дата публикации. Вы можете это задокументировать либо нотариально, либо через филиал Укрпатента. Другой вопрос: как доказать, что именно тот код был выложен? Если этот сервис позволяет видеть даты апдейтов, то, конечно, при прочих равных условиях любое дополнительное показание свидетеля или доказательство будет работать.

Допустим, есть несколько разработчиков, к примеру 5, которые совместно делают продукт. Как лучше это оформить?

— Оформлять авторское право на пять физлиц, указывая при этом долю каждого в этом произведении. Это влияет на последующие выплаты, которые вы хотите получить от этого продукта.

Эти пять разработчиков должны заключить договор на оказание услуг, если это аутсорс, или трудовой договор, где прописать, что все, что делает программист в рамках договора, а не только в рабочее время (с 9 до 18), принадлежит заказчику, то есть юр.лицу. Чтобы потом разработчики не сказали, будто они что-то из этого проекта кодили ночью (в свое личное время), а значит это их собственность.

— Как прописать в договоре, о каком конкретно произведении идет речь?

— Во-первых, прописывается техническое задание (ТЗ). Во-вторых, программа может записываться на диск, запечатываться и заверяться у нотариуса. Это не обязательно, но так будет спокойнее обеим сторонам. То есть уже созданный объект подкладывается к договору и акту приема-передачи.

— Если программа дописывается на протяжении двух лет, как быть тогда?

— Вы регистрируете первую версию, потом защищаете код с доработками, то есть получаете новую регистрацию.

— Что считается нарушением авторского права, и кто это решает?

— Если кто-то использует от двух третей вашего продукта, то это будет нарушением, если меньше – то нет. Решает это судебная экспертиза. Регистрацией патентов и торговых марок занимается Укрпатент.

Как правильно передавать интеллектуальную собственность? Например, кто-то разрабатывал программу или приложение под заказ.

— Если предмет договора – это разработка приложения, то в пункте «защита прав интеллектуальной собственности» вы прописываете, что вы как исполнитель передаете все имущественные права заказчику. И обязательно должен быть акт приема-передачи этих прав. Причем можно не составлять отдельный договор, но акт должен быть обязательно.

— Можно ли бесплатно передать права?

— Нет. Законодательством предусмотрены минимальные суммы авторского вознаграждения, которые привязаны к минимальной зарплате.

Если, например, физлицо-собственник объекта интеллектуальной собственности передает этот объект своей компании, т.е. юрлицу, то оплату можно сделать в виде паушального платежа, который подлежит оплате в течение действия свидетельства, а оно может длиться вечно. Существует 3 вида оплаты роялти по лицензионным договорам:

— паушальный платеж – единоразово выплачивается определенная сумма,

— роялти – процент от продажи или фиксированная сумма от каждой единицы товара,

— смешанный вариант – и паушальный платеж, и роялти.

Вопрос со стороны получателя авторских прав: можно ли оставлять финальную ответственность за использование неуникального кода за разработчиком и прописывать это в документах?

— Да, так и нужно делать. Представьте, я не специалист в программировании, захотела приложение, помогающее подбирать гардероб. Я заказала его программисту, получила это приложение и запускаю стартап. Потом узнаю, что это скопированный продукт. Я говорю: «Извините, это вопросы к тому парню, который разрабатывал приложение, потому что он сказал, что это его продукт и его ответственность».

— По поводу дизайна: стоит ли сохранять исходники дизайна?

— Почему бы нет? Бывает такое, что дизайнеры предъявляют претензии, обижаются на своих заказчиков, что те в свое время заплатили им $30 за логотип, а потом стали гигантами. С точки зрения такого гиганта, заплатившего $30, для него (а не для дизайнера) лучше будет, если договор будет о том, что дизайнер передает заказчику все имущественные права за эту сумму. Иначе, если такого договора нет, дизайнер может в любой момент как автор потребовать чего-то. Почему нужно регистрировать логотипы? Потому что если вы этого не сделаете, путь даже и заплатите дизайнеру, у него будет больше прав на этот логотип, чем у вас как у заказчика.

— Если есть реальная (не виртуальная) мягкая игрушка, и эту игрушку кто-то хочет использовать как персонаж онлайн-игры, то как это правильно защитить?

— У дизайнера или технолога этой игрушки есть авторские права на дизайн игрушки. Если вы собираетесь использовать этого персонажа, даже если вы на футболку нанесете изображение, вы должны спросить разрешения у автора.

— Можно ли сделать экспертизу авторских прав в таком случае?

— Да, есть научно-исследовательские центры интеллектуальной собственности, которые проводят такие экспертизы. Они стоят недешево – около 20 тыс. грн.

— Насколько это эффективный механизм защиты?

— В правовом поле это работает. Но если человек неадекватен, то с ним бессмысленно судиться. Максимум, что может сделать суд – это запретить использовать. Человек использует дальше – опять запретили, он принял к сведению и опять использует. Существует даже криминальная ответственность за нарушение авторских прав. Например, об этом предупреждают в кинотеатре. Но для ее наступления должны быть соответствующие объемы.

IMG_9705

Что такое объекты промышленной собственности, и как их защищать?

— Это то, что можно пощупать и то, что нужно обязательно регистрировать. В отличие от авторского права, которое можно и не регистрировать.

— Какие бывают объекты промышленной собственности?

— 1) Патенты на изобретения. Изобретением может быть устройство, способ или их комбинация, которые не являются очевидными для других специалистов, ( то есть такие, которые произвели wow-эффект). Чтобы проверить, так ли это, нужно пройти экспертизу и только после этого патент зарегистрируют. Такая регистрация может занять до 3-х лет.

— 2) Полезная модель. Ее главное отличие от изобретения – в том, что на нее получить патент гораздо проще и быстрее: за 6-8 месяцев при почти полной гарантии получения, ведь не проводится экспертиза на новизну.

Иногда алгоритмы компьютерных программ защищают патентом на полезную модель. Есть патенты, защищающие алгоритм действий. Например, мы запатентовали CRM–систему, позволяющую выводить звонки на телефон. Телефоны пяти менеджеров подвязаны к одному серверу. На каком бы аппарате из этой системы ни был сохранен некий номер, он будет высвечиваться на любом из пяти аппаратов. Значит, есть конечный результат, и значит, можно запатентовать систему.

Вопрос по поводу «патентных троллей»: действительно ли они существуют, и если да, то, как с ними бороться?

— Приведу случай из своей практики. Мой клиент получил патент на полезную модель – колпачок с особой системой выкручивания. При этом некое физлицо (а точнее, «патентный тролль») запатентовало точно такой же колпачок. На таможне останавливают колпачки моего клиента, поскольку «тролль» успел внести свой патент в таможенный реестр. У нашего клиента два варианта: либо судиться, либо договариваться с «троллем».  Судиться можно долго, т.к. «тролль» будет затягивать процесс, перерегистрировать патент, вносить в реестр от имени своих знакомых, не являться на судебные заседания и пр.

Когда таможня пошла навстречу производителям, чтобы сохранить их права, и снизила до нуля порог гарантии на внесение в таможенный реестр, она не учла опасность «троллей». Раньше этот порог составлял 5 тыс. евро, потом 1 тыс. евро, а теперь – 0. Зарегистрировать патент на полезную модель стоит порядка 70 грн, и примерно столько же стоит на промышленный образец. Есть где разгуляться при минимуме затрат. Сейчас бизнес просит установить порог входа хотя бы на уровне 1 тыс. евро, чтобы отсечь хоть часть «патентных троллей».

— Какие еще могут быть объекты промышленной собственности?

— 3) Промышленный образец. Он защищает внешний вид продукта: дизайн, форму и пр.

Можно зарегистрировать дизайн «шапки» сайта как промышленный образец. Если кто-то скопирует ваш сайт, то это позволит доказать факт такого копирования. Также можно «принтскринить» (скопировать) все картинки, сделав их объектами авторского права и получив свидетельство. Это называется «комплект зображень візуалізації комп’ютерної програми».

— 4) Торговая марка (ТМ): у каждой компании есть свое название, у некоторых компаний их несколько (полное, сокращенное, с логотипом). Это все является объектами промышленной собственности. Торговой маркой может быть цвет, слово, сочетание цвета и слова, музыка, запах. К примеру, есть бренд Chanel. Словесная ТМ – это слово Chanel – то, как мы его видим, слышим и понимаем. Визуальная ТМ включает изобразительный элемент, и его лучше регистрировать отдельно. Если мы зарегистрируем только комбинированный вариант (название + лого), то другой человек сможет отдельно использовать значок, отдельно – текст. Например, под значком Chanel написать Gucci, и ему нельзя будет предъявить претензии.

Мы советуем регистрировать черным по белому без ограничений по цвету, стандартный шрифт Times New Roman. Лучше подавать три регистрации параллельно в один день. Если нет возможности зарегистрировать все сразу, то, в первую очередь, лучше подать заявку на словесную ТМ.

Торговая марка – это единственный объект интеллектуальной собственности, который может жить вечно. Вы регистрируете на 10 лет, и потом постоянно на 10 лет продолжаете действие регистрации. И так во всем мире.

— Как регистрировать ТМ, и сколько это стоит?

— Пошлина на регистрацию ТМ на одного заявителя-резидента Украины в 1-ом классе составляет 1235 грн. ТМ можно зарегистрировать в 45 классах. Классы могут быть совершенно разными: юруслуги, маркетинг, разные пищевые продукты и т.д. За экспертизу в каждом классе нужно заплатить 1000 грн. (и эти деньги не возвращаются в случае, если экспертиза не пройдена).

Можно не регистрировать ТМ, но тогда будет риск, что кто-то придет и скажет, что зарегистрировал ТМ на себя, а значит все вложения в рекламу, в пиар, в репутацию пропадут. Компания – это не столы, стулья, оргтехника, а, в первую очередь – имя.

Часто ТМ регистрируются на физлиц, и мы сами рекомендуем так поступать. Если что-то случится с юрлицом (ликвидация, рейдерство, банкротство), то ТМ «умирает» вместе с ним. Если же что-то случается с физ.лицом, то торговая марка передается по наследству как любое другое имущество.

Если хотите сами проверить, зарегистрирована ли та марка, которую вы хотите, идёте на сайт Укрпатента (http://www.uipv.org). Вообще, тут много полезной информации для тех, кто хочет глубже разобраться в вопросе.

ТМ не должна быть схожа до степени смешения с поданными или зарегистрированными ранее. Есть еще ряд критериев, когда ТМ не может быть зарегистрирована. Это кстати к вопросу о том, почему она так долго регистрируется. Почему целый год ждать? Потому что все делается вручную, нельзя автоматизировать. Первые полгода заявка просто лежит, ее даже трогать никому нельзя. Есть такое понятие как конвенционный приоритет – в течение этого полугода вы имеете право сделать из этой заявки международную регистрацию или подать в любой другой стране мира и попросить приоритет своей украинской заявки. Так же в других странах.

Например, в Польше я подала заявку 1 сентября, в Украине я подала в ноябре и при этом попросила дать приоритет моей польской заявки. По прошествии полугода заявка рассматривается первой экспертизой по формальным признакам: проверяется, есть ли доверенность, правильно ли указан перечень товаров, индекс и другие формальные вещи.  Потом проходит экспертиза по сути, где определяется, есть ли такие или похожие торговые марки, будет ли введен потребитель в заблуждение, даже если нет таких зарегистрированных ТМ, не порочит ли она честь и достоинство и пр.

Стоит отметить, что существует ускоренная регистрация ТМ. Она идет не год, а 4-5 месяцев. Что касается программы, она уже есть на момент создания, а регистрация авторского права длится всего 2 месяца.

Если нужно передать права на ТМ, как это сделать?

— Нужно обязательно документально зарегистрировать это в Государственной службе интеллектуальной собственности. Без подачи договора в службу (даже если он подписан, и уплачены деньги) сделка не считается заключенной.

Оформление передачи прав на ТМ стоит 600 грн. Для объектов авторского права – около 100 грн.

— Как зарегистрировать ТМ за границей?

— Международную регистрацию можно пройти по процедуре Мадридского соглашения и протокола к нему. Тогда вам не придется в каждой стране-участнице этого соглашения искать патентного поверенного и платить ему. Вы просто идете в Укрпатент и на основании своей украинской заявки подаете заявление на международную регистрацию. Это упростило жизнь миллионам компаний. Но это нельзя сделать без национальной заявки.

Такого понятия как мировые регистрации нет. Есть 95 стран, присоединившихся к Мадридскому соглашению; есть соглашение, объединяющее несколько африканских стран.

— Где лучше всего регистрировать?

— Авторское право действует на территории всего мира, и оно защищает вас как автора программы или любого другого объекта.

Если мы говорим о промышленной собственности, то нужно принимать во внимание, где мы производим, и где наш конечный пользователь. Даже если главные рынки сбыта – за границей, то и тогда будет дешевле сначала зарегистрироваться в Украине.

Если вы – автор приложения, которое скачивают по всему миру, то нужно определить, где скачивают чаще всего.

— Что именно нужно регистрировать?

— Первое – торговая марка. Второе – международная регистрация ТМ, которая проводится на основании украинской регистрации и в тех странах, в которые мы планируем выйти, или уже распространяем там свою продукцию. Третье – патент на дизайн упаковки (убираем с упаковки все слова и оставляем только картинку), чтобы прямой конкурент не сделал такую же упаковку.

Если говорить о возможностях, которые дает ТМ, то это запрет не только прямого копирования, но и запрет на использование визуально схожей ТМ, в которой не меняется сущность знака.

— Если иностранец захочет зарегистрировать ТМ в Украине?

— Если компания инкорпорируется не в Украине, то регистрация обойдется дороже. Нерезиденты должны работать только через патентных поверенных Украины. Госпошлины для нерезидентов стоят больше. Например, для резидентов пошлина за выдачу свидетельства стоит 85 грн., а для нерезидентов $200, за выдачу патента для резидентов 17 грн., а для нерезидентов — $100.

Что касается языка, то регистрировать марку можно на любом языке – хоть на китайском. Если у вас бренд Johnnie Walker, не нужно его переводить «Ваня Пешеход». Транслитерация кириллицей «Джонни Вокер» тоже не нужна. Законодатель всегда на стороне производителя и заявителя.

— На этапе привлечения инвестора стоит ли регистрировать ТМ?

— Давайте смоделируем пример. У меня есть идея, есть разработанное приложение, я его закодила, потратилась на регистрацию авторского права (чтобы было видно, что код – действительно мой) и торговой марки, потому что приложение тоже как-то называется, (нужно выложить, как оно называется). То, что его нет в AppStore, еще не значит, что ТМ будет зарегистрирована.

Вот я на этапе поиска инвестора. Всем известно, что с готовым прототипом инвестора найти проще, чем на этапе идеи. Инвестор спрашивает: что у тебя есть? Отвечаю: готовый прототип, зарегистрированная ТМ и авторское право на программу, и я хочу за это 50% компании. Инвестор говорит ОК.

Если же ты приходишь к инвестору на этапе только идеи, то и разговор будет совсем другой. Еще Уоррен Баффет говорил: если человек приходит ко мне с идеей, которая может быть украдена или она не доказала жизнеспособность, мне как инвестору это не интересно.

Да, мы говорили, что идеи не патентуются. Но патентуется продукт. К примеру, человек зарегистрировал авторское право на программу, зарегистрировал ТМ. Мы можем зарегистрировать концепт чего-то или примерный телесценарий.

Более того, зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности – это коммерциализация ваших активов. То есть пока у вас всё в формате идеи, это нельзя оценить и купить, нельзя внести в уставной капитал.

А я, айтишница, которая разработала и зарегистрировала это, потратила на это 1300 грн., уже могу внести объекты своей интеллектуальной собственности в товарищество, которое создаю вместе с инвестором. Если же ты приходишь к инвестору, и никак не защищен, то ему ничего не стоит позвонить своей «Марь-иванне» и сказать: «сегодня подаем заявку и регистрируем такую-то марку на меня». А так ты уже хоть как-то защищен, имеешь право на название и программный продукт.

Или возьмем другой пример. Допустим, есть программа, являющаяся объектом авторского права. В первом случае оно зарегистрировано, во втором – нет. В обоих случаях находится инвестор, с которым создаются совместные предприятия. Он дает деньги, а создатель – программу, которая может идти по документам как нематериальный актив.

Если между создателем и инвестором возникает конфликт по поводу авторства, и дело доходит до суда, то при прочих равных условиях суд встанет на сторону того, у кого есть регистрация.

Вопрос по поводу домена: можно ли его получить, не зарегистрировав ТМ?

— Первое – это регистрация торговой марки. Второе – домен в зоне .uа. Домен высшего уровня – в зоне .uа можно получить только на основании зарегистрированной торговой марки.

Поданная заявка никак не спасает и не резервирует домен. Только когда получили регистрацию ТМ, тогда приходите за доменом.

Причем доменному регистратору все равно, для чего у вас будет зарегистрирована торговая марка. Так, «Go oogle» получил домен в зоне .uа. Однако Google оспорил в суде как регистрацию, так и выдачу домена. Google аргументировал это тем, что такая регистрация вводит потребителя в заблуждение.  Тут можно спросить, чем руководствовался Укрпатент, выдавая свидетельство на ООО » Go oogle «.

Согласно правилам регистрации доменных имен, если в названии торговой марки есть пробел, ты можешь вставить дефис, а можешь написать слитно. С другой стороны, у «Гоу угле» была регистрация для лакокрасочных изделий, то есть никак не связана с IT и поисковыми системами. Теоретически, она не вводит потребителя в заблуждение. Но тут срабатывает человеческий фактор. Эксперт Укрпатента, может не знать, что такое Google; он видит «Гоу угле» и выдает решение о регистрации. Но решение Укрпатента можно оспорить в Апелляционной палате.

А теперь — кейсы и статистика, занимательные и поучительные:

— У бренда Chanel 38 национальных украинских регистраций и 401 – международная. Тем не менее, их подделывают, и им приходится судиться.

Rozetka зарегистрировала 6 торговых марок, и они оценены только как объекты интеллектуальной собственности в $4 млн, по данным последней оценки, проведенной 1,5 года назад.

Angry Birds зарегистрировала ТМ в более чем 20 странах – в тех, где игра наиболее популярна.

— Компания Disney регистрирует не только мультики, но и торговые марки на героев как на отдельные объекты. Причем не только как мультяшных героев, но для выпуска мягких игрушек, канцелярии, сувенирки и одежды, т.е. в разных категориях.

— Бренд Coca-Cola – это 80% капитала компании.

— Самый дорогой прецедент недобросовестной регистрации торговой марки связан с MMCIS. Украинский предприниматель Антон Савченко зарегистрировал ее на себя в 10 году. В 2011 году MMCIS предложил купить у него регистрацию за 10 млн грн, но Савченко решил подождать год и не прогадал, потому что через год продал ее за 100 млн грн.

— Одним из самых дорогих в мире случаев продажи недобросовестной регистрации является продажа ТМ AKAI за $1 млн в России.

— Патентный поверенный Сергей Зуйков (РФ) зарегистрировал за собой ТМ Diablo и продал ее компании Audi за $20 тыс. Тот же Зуйков зарегистрировал на себя ТМ Starbucks и потребовал за нее $600 тыс., но в  Starbucks отказались платить и через суд оспорили выдачу ТМ.

 

Рассказ оформила пиар-менеджер Digital Future и руководитель проекта Thinking Investor Екатерина Гичан.

Пред. След.